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【基本案情】 案外人颜某于2014年10月23日向国家知识产权局申请了名称为“一种可折叠护臂桌枕”的实用新型专利，专利号为ZL201420615093.4，该专利于2015年3月11日获得授权。2016年9月29日，颜某将上述专利权转让给了厦门某科技公司，该专利权至今合法有效。厦门某科技公司经调查发现，苏州某家纺公司未经授权大量生产、销售涉嫌侵犯原告专利权产品的行为，给其造成了重大经济损失。故厦门某科技公司诉至法院，请求判令苏州某家纺公司停止侵权行为，销毁侵权产品，赔偿经济损失及为制止侵权行为支出的合理费用共计100万元。 【裁判要旨】 合法来源抗辩，是专利侵权纠纷案件中被诉侵权人通常使用的抗辩理由之一。专利法规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明产品合法来源的，不承担赔偿责任。 司法实践中，被诉侵权产品来源交易的真实性、合法性，产品信息的具体标注情况等，都是判断该产品是否具有合法来源的重要因素，而合法来源抗辩主体的身份性质，是法院认定合法来源抗辩成立与否的关键要素。 被告在举证时往往只关注交易的真实性及证据链条的完整性，而忽略了其自身与产品之间的关系。本案中，被告虽能证明其就被诉侵权产品与案外人A公司之间存在真实的交易，但被告在被诉侵权产品上标注了相关信息，应当被认定为生产者，并承担赔偿损失的侵权法律责任，不适用于合法来源抗辩。 【法院认为】 经当庭比对，原、被告均认可被控侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求1、3、4保护的技术方案完全相同，落入涉案专利权利要求的保护范围。法院对此予以确认。 本案的主要争议在于，被告主张的合法来源抗辩能否成立。虽然被告提供的证据可以证实，被告和案外人A公司之间确实存在交易行为，但该交易行为不能支持被告的合法来源抗辩。 首先，商标的作用是区别商品或服务的来源。本案被控侵权产品上标注了被告的文字及拼音组合商标，同时，合格证上标注产品规格、面料及被告的住所地及热线电话。被告通过将其商标、地址、服务电话等标注在被控侵权产品上的行为，对外表示其为被控侵权产品的生产者，并通过以上信息将被告提供的商品与他人的商品区别开来。 其次，被告和A公司之间虽然存在一定的交易行为，但该交易行为是一种加工定做行为，不影响被告作为被控侵权产品的生产者的地位。再次，即使被告认为A公司违反了合同的约定，对其造成损失，被告在承担相应责任后，可以依据合同约定向合同相对人主张相关权利。故法院对被告的合法来源抗辩意见未予采纳。 因此，被告生产、销售涉案被控侵权产品，未经原告即专利权人的许可，构成侵权，应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。 关于原告请求判令被告赔偿经济损失及为制止侵权所支付的合理费用共计100万元的诉讼请求。因原告提交的证据不能证明其因被告生产、销售侵权产品所受到的损失，也不能证明被告所获得的利润，被告的证据也不能证实其实际的销售量，本院根据侵权产品的销售价格、被告的规模、被告销售的时间、地域范围、侵权行为的性质、原告为制止侵权行为的合理开支等因素确定赔偿数额为30万元。 关于原告请求判令被告立即停止生产、销售侵害原告专利权产品的行为，并销毁库存侵权产品的诉讼请求，符合法律规定，法院予以支持。 【法院判决】 南京中院一审判决：一、被告苏州某家纺公司立即停止生产、销售、侵害原告厦门某科技公司专利号为ZL201420615093.4 、名称为“一种可折叠护臂桌枕”的实用新型专利权产品的行为，并立即销毁库存侵权产品；二、被告苏州某家纺公司于本判决生效后十日内赔偿原告厦门某科技公司经济损失及合理费用共计30万元；三、驳回原告厦门某科技公司的其他诉讼请求。 江苏高院二审判决：驳回上诉，维持原判。
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案件事实2003年5月21日，经商标局核准，许浩荣注册了第3071808号“PRETUL及椭圆图形”商标，核定使用商品为第6类的家具用金属附件、五金锁具、挂锁、金属锁（非电）等。2010年3月27日，商标局核准该商标转让给莱斯公司。2010年8月10日，亚环公司与储伯公司签订编号为HYY100810A-3的售货确认书一份，约定亚环公司供给储伯公司挂锁684打，总金额为3069.79美元。此外，双方还签订过编号为HYY101028A的售货确认书一份，约定亚环公司供给储伯公司挂锁10233打，总金额为61339.03美元。2010年12月31日、2011年1月6日，宁波海关分别查获亚环公司自该海关出口至墨西哥的228箱684打和3411箱10233打被控侵权挂锁（申报金额分别为3069.79美元和61339.03美元）。经莱斯公司申请并提交了担保金，宁波海关于2011年1月13日扣留了该两批货物。法院于2011年2月10日从宁波海关调取了该两批货物中的被控侵权挂锁各12把（其代码和型号分别为23522、CAHI-30和23519、CAHI-50）。从法院调取的挂锁来看，该两批挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标，而挂锁包装盒上则均标有“PRETUL及椭圆图形”商标。该产品包装盒及产品说明书还用西班牙文特别标明：“进口商：储伯公司”和“中国制造”以及储伯公司的地址、电话、传真等内容，相关的包装盒及产品说明书上未标注亚环公司的名称、地址、电话等信息。2011年2月16日，一审法院赴宁波海关查封上述货物时，该两批货物已被放行。经查：亚环公司成立于2000年9月13日，注册资本为500万元，工商登记的经营范围为：锁具铸造、五金工具、链条、锯条、工艺品的制造、加工、销售等。泰星公司成立于2000年8月4日，该公司成立时的股东为许浩荣及关桂泰二人，许浩荣曾担任该公司的副董事长。2003年12月28日，该公司的股东变更为关桂泰、胡贤珊（系关桂泰之妻）和关就泰三人。曼克公司成立于2007年8月20日，其股东为胡贤珊一人。莱斯公司系关桂泰、胡贤珊之子关毅华一人在香港投资设立的公司，其现任董事为关毅华、关桂泰。许浩荣曾将涉案商标许可给泰星公司使用，莱斯公司在受让该商标后，也曾将该商标许可给曼克公司使用。储伯公司系设立于墨西哥的一家公司。该公司在墨西哥等多个国家和地区在第6类、第8类等类别上注册了“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”商标，其中注册号为770611、注册类别为第6类的“PRETUL”商标于2002年11月27日在墨西哥注册。2011年3月24日，储伯公司出具一份商标授权申明，称该公司系墨西哥注册商标“PRETUL”的合法所有人，该公司申明亚环公司生产的标有“PRETUL”商标的所有型号的挂锁（代码和型号为：23518，CAHI-40；23519，CAHI-50；23520，CAHI-40B；23512，CAHI-50B；23522，CAHI-30；23523，CAHI-30B）均是根据该公司的授权而生产，并全部出口墨西哥。亚环公司承认并同意：1.上述产品不得在中国境内销售；2.所有相关商标及知识产权属于储伯公司；3.不得直接或间接向全世界范围内任何商标注册机构或版权登记机构申请注册或登记；4.储伯公司有权随时撤销上述授权。一审法院认为根据《商标法实施条例》第三条的规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其它商业活动中”。亚环公司在其加工的挂锁锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注“PRETUL”商标，在挂锁包装盒上标注“PRETUL及椭圆图形”商标，属于商标法意义上的商标使用行为。一审法院作出（2011）浙甬知初字第56号民事判决，判决如下：（一）亚环公司立即停止对莱斯公司享有的第3071808号“PRETUL及椭圆图形”注册商标专用权的侵害，即立即停止在其加工的挂锁的包装盒上使用“PRETUL及椭圆图形”商标；（二）亚环公司赔偿莱斯公司经济损失5万元（包括莱斯公司为制止侵权支付的合理开支）；莱斯公司、亚环公司均不服一审判决，分别向浙江省高级人民法院提起上诉。二审法院认为商标法第五十二条第（一）项规定了“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”行为属侵犯注册商标专用权的行为。亚环公司未经莱斯公司的许可，在挂锁的包装盒上使用“PRETUL及椭圆图形”商标，在挂锁产品、钥匙及所附的产品说明书上使用“PRETUL”商标，根据商标法实施条例第三条的规定，均属于商标使用行为。经二审法院审判委员会讨论决定，判决如下：1、撤销一审判决；2、亚环公司立即停止对莱斯公司享有的第3071808号“PRETUL及椭圆图形”注册商标专用权的侵害；3、亚环公司赔偿莱斯公司经济损失8万元（包括莱斯公司为制止侵权支付的合理开支）。最高院认为亚环公司接受储伯公司的委托按照其要求生产拉锁，在拉锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口墨西哥，该批拉锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会再我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性。商标作为区分商品或服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属于物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用前的墨西哥国提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性，判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用的近似商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法 意义上的商标使用的情况下，判断是否在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具有实际意义。本案中，一、二审法院以是否相同或者近似作为判断是否构成侵犯商标权的要件，忽略了本案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提，适用法律错误，本院予以纠正。最高院判决：一、撤销浙江省高级人民法院（2012）浙知终字第285号民事判决；二、撤销浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬知初字第56号民事判决；三、驳回莱斯防盗产品国际有限公司的诉讼请求。律师思考：据此，判断此类案件，首先考虑是否构成商标法意义上的商标使用，在此前提基础上，再判断是否构成相同或者近似侵害商标权，才是正确路径。什么是商标法意义上的商标使用呢？《商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。就商标的使用主体来讲，《商标法实施条例》第六十六条第二款规定，商标的使用包括商标注册人自身的使用以及被许可人进行的使用。就商标的使用范围而言，采严格解释标准。即“注册商标应当在核定使用的商品上使用”。常见的两种类型，一种为核准注册的商品与实际使用的商品属于类似商品；另一种为核准使用的名称为宽泛大名称，实际使用的商品被宽泛大名称包含。前者如核定使用在“食用淀粉”产品，则实际使用在“藕粉”上的证据不能认定为商标法意义上的使用；后者如核定使用的产品为“服装”，则在具体商品“上衣”上的使用证据可以认定为商标法意义上的使用。就商标的使用方式来讲，《商标法》第四十八条规定作了具体规定。考察立法者的立法本意可以得知，不以识别商品来源为目的的使用商标，或者将商标用于非商业的活动中，不构成商标法意义上的使用。另外，也有观点认为：若商标使用人无真实使用的主观意图，只是为了规避商标被撤销而进行少量使用，也无法使商标发挥识别商品来源的功能，也不应视为“商标的使用”。延伸：第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。据此，在撤销连续三年停止使用注册商标案件中，判定注册商标能否维持注册有效，重点在于判断商标注册人/使用人的使用行为是否构成“商标法意义上的商标使用”。
【基本案情】 案外人颜某于2014年10月23日向国家知识产权局申请了名称为“一种可折叠护臂桌枕”的实用新型专利，专利号为ZL201420615093.4，该专利于2015年3月11日获得授权。2016年9月29日，颜某将上述专利权转让给了厦门某科技公司，该专利权至今合法有效。厦门某科技公司经调查发现，苏州某家纺公司未经授权大量生产、销售涉嫌侵犯原告专利权产品的行为，给其造成了重大经济损失。故厦门某科技公司诉至法院，请求判令苏州某家纺公司停止侵权行为，销毁侵权产品，赔偿经济损失及为制止侵权行为支出的合理费用共计100万元。 【裁判要旨】 合法来源抗辩，是专利侵权纠纷案件中被诉侵权人通常使用的抗辩理由之一。专利法规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明产品合法来源的，不承担赔偿责任。 司法实践中，被诉侵权产品来源交易的真实性、合法性，产品信息的具体标注情况等，都是判断该产品是否具有合法来源的重要因素，而合法来源抗辩主体的身份性质，是法院认定合法来源抗辩成立与否的关键要素。 被告在举证时往往只关注交易的真实性及证据链条的完整性，而忽略了其自身与产品之间的关系。本案中，被告虽能证明其就被诉侵权产品与案外人A公司之间存在真实的交易，但被告在被诉侵权产品上标注了相关信息，应当被认定为生产者，并承担赔偿损失的侵权法律责任，不适用于合法来源抗辩。 【法院认为】 经当庭比对，原、被告均认可被控侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求1、3、4保护的技术方案完全相同，落入涉案专利权利要求的保护范围。法院对此予以确认。 本案的主要争议在于，被告主张的合法来源抗辩能否成立。虽然被告提供的证据可以证实，被告和案外人A公司之间确实存在交易行为，但该交易行为不能支持被告的合法来源抗辩。 首先，商标的作用是区别商品或服务的来源。本案被控侵权产品上标注了被告的文字及拼音组合商标，同时，合格证上标注产品规格、面料及被告的住所地及热线电话。被告通过将其商标、地址、服务电话等标注在被控侵权产品上的行为，对外表示其为被控侵权产品的生产者，并通过以上信息将被告提供的商品与他人的商品区别开来。 其次，被告和A公司之间虽然存在一定的交易行为，但该交易行为是一种加工定做行为，不影响被告作为被控侵权产品的生产者的地位。再次，即使被告认为A公司违反了合同的约定，对其造成损失，被告在承担相应责任后，可以依据合同约定向合同相对人主张相关权利。故法院对被告的合法来源抗辩意见未予采纳。 因此，被告生产、销售涉案被控侵权产品，未经原告即专利权人的许可，构成侵权，应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。 关于原告请求判令被告赔偿经济损失及为制止侵权所支付的合理费用共计100万元的诉讼请求。因原告提交的证据不能证明其因被告生产、销售侵权产品所受到的损失，也不能证明被告所获得的利润，被告的证据也不能证实其实际的销售量，本院根据侵权产品的销售价格、被告的规模、被告销售的时间、地域范围、侵权行为的性质、原告为制止侵权行为的合理开支等因素确定赔偿数额为30万元。 关于原告请求判令被告立即停止生产、销售侵害原告专利权产品的行为，并销毁库存侵权产品的诉讼请求，符合法律规定，法院予以支持。 【法院判决】 南京中院一审判决：一、被告苏州某家纺公司立即停止生产、销售、侵害原告厦门某科技公司专利号为ZL201420615093.4 、名称为“一种可折叠护臂桌枕”的实用新型专利权产品的行为，并立即销毁库存侵权产品；二、被告苏州某家纺公司于本判决生效后十日内赔偿原告厦门某科技公司经济损失及合理费用共计30万元；三、驳回原告厦门某科技公司的其他诉讼请求。 江苏高院二审判决：驳回上诉，维持原判。
裁判要旨 国家知识产权局商标局（下称商标局）或商标评审委员会关于准予商标注册的决定对于商标权人在内的社会公众均具有一定的公信力，因信赖商标行政管理部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让或者保护等行为应当受到保护。因此，在两件注册商标权利出现冲突的案件中，在后注册商标权被撤销或无效的决定对于之前的使用行为原则上没有溯及力，但在后注册商标权人申请注册时存在恶意的，在先商标权人可以主张相关使用行为构成侵权。行政授权确权案件与民事侵权诉讼中对混淆可能性的认定存在区别。前者应当考虑被异议商标核定使用的所有商品类别，只要在任一商品上存在混淆可能性，被异议商标便不应准予注册，后者则仅考虑被诉标识实际使用的商品类别。 案情介绍 原告济民公司于1998年在第5类化学医药制剂商品上注册取得“悉能”商标，有效期至2018年9月27日。被告亿华公司于2004年在第5类医药制剂、人用药、针剂等商品上申请注册了“希能”商标，2010年，原国家工商行政管理总局商标局基于原告的异议裁定被告商标不予注册，原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）于2011年决定被告商标予以核准注册。之后，北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院分别判决维持商标评审委员会的决定。2015年7月，最高人民法院再审撤销了商标评审委员会的决定，要求商标评审委员会重新作出裁定。2015年10月28日，商标评审委员会重新作出被告商标不予注册的决定。2011年至2016年期间，原告分别在河北省石家庄市、江苏省南京市和苏州市、福建省福州市、山西省太原市等多家药店购买外包装标注有被诉标识的头孢丙烯干混悬剂（规格为0.125g×4包/盒或0.125g×6包/盒），生产者均注明为被告。 原告认为： 被告在商标未获得核准注册的情况下，自2005年起即将被诉标识大规模使用在其生产的涉案药品上，涉案药品产量巨大，销售范围遍及全国各地,尤其是被告恶意侵权、重复侵权、规模化侵权等行为，对原告造成的损害后果十分严重，应依法加重其赔偿责任。原告故起诉要求法院判令被告停止侵权、消除影响并赔偿损失。 被告辩称： 被诉标识系其依法申请并经商标局核准注册的商标，即便法院认定该商标确与被诉标识存在现实冲突，亦属于注册商标间的纠纷，依法不属人民法院的受案范围。基于商标注册制度的公示、公信原则及法不溯及既往的裁判规则，北京市高级人民法院作出维持商标评审委员会准予被诉标识核准注册决定的二审判决后至最高人民法院作出再审判决前，亿华公司是在享有注册商标专用权的前提下，合法、正当地使用被诉标识，被告请求驳回原告全部诉讼请求。 一审法院认为： 最高人民法院的再审判决应为终局性裁判。鉴于该判决明确撤销了商标评审委员会作出准予被诉标识核准注册的复审裁定，故被诉标识应视为至今未获准注册，自始不具有注册商标专用权。鉴于亿华公司已在其生产的涉案药品上使用被诉标识，足以导致相关公众误认、混淆，其行为已构成对济民公司所享商标注册专用权的侵犯。法院故判令被告停止侵权、消除影响并赔偿包括合理费用在内的经济损失550万元。 一审判决后，被告不服提起上诉。二审法院认为，注册商标被撤销或宣告无效的，对于撤销或无效之前的商标注册权人的使用行为原则上没有溯及力，但因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。被告在相同商品上使用与权利商标近似的标识，主观上存在恶意，客观上容易导致混淆，构成对权利商标的侵犯。法院故判决驳回上诉，维持原判。 律师评析 该案系典型的商标行政、民事交叉案件，被告于2004年申请并使用被控侵权标识，该标识虽然经行政诉讼认定应以核准注册，但最终被最高人民法院再审判决撤销。由此产生的问题是原告能否主张被告于商标撤销前的使用行为构成侵权，商标民事侵权诉讼与行政授权确权诉讼中关于混淆误认的判断是否存在区别。 一、该案是否属于两件注册商标的争议首先，被告对于被诉标识在2007年3月28日起确曾取得注册商标专用权。根据我国商标法第三十六条第二款的规定，经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告3个月期满之日起计算。该案中，被诉标识初步审定公告后，原告提出异议，该异议经北京市高级人民法院二审判决后，商标评审委员会关于被诉标识准予注册的复审决定已经生效，故亿华公司自初步审定公告3个月期满之日起即2007年3月28日取得被诉标识商标专用权。其次，被告对于被诉标识的商标专用权因最高人民法院于2015年7月1日作出的行政判决而被撤销。2015年7月1日，最高人民法院再审撤销了相关被诉标识准予注册的行政判决以及商标评审委员会的复审裁定书，并责令商标评审委员会重新作出裁定，商标评审委员会重新裁定亦认为被诉标识不予核准注册，截至该案审理时，并无证据表明被诉标识已经获得注册。故被告不再享有被诉标识的注册商标专用权，该案不属于注册商标之间的争议，一审法院有权对该案进行审理。二、注册商标被撤销后对之前使用行为的溯及力我国商标法第四十七条第二款规定，宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门作出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。该规定并未明确宣告注册商标无效的决定或裁定，对宣告无效前商标注册人自身使用商标的行为是否具有追溯力，即在先的注册商标权人是否可以据此主张在后注册商标无效前的使用行为构成侵权。法院认为，商标局或商标评审委员会关于准予商标注册的决定对于商标权人在内的社会公众均具有一定的公信力，因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让或者保护等行为应当受到保护，不能因为注册商标之后被撤销或无效而使得原本合法的行为转变为侵权行为，否则基于注册商标而进行的各种市场活动将缺乏稳定性和可预期性，不利于市场主体的交易安全。但是，商标法第七条规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。如果商标注册人在申请商标注册时或者使用注册商标时，主观上存在恶意，即明知其申请注册或使用的商标侵犯他人在先权利，那么上文提及的商标注册人值得保护的信赖利益便不复存在。不论注册商标是否被撤销或者宣告无效，在先的权利人均可以主张在后的商标使用行为构成侵权。因此，通常所理解的“两个注册商标之间的争议，人民法院不予处理”的规定，应当指两件合法有效注册商标之间的争议，如果在后注册商标的申请或使用存在恶意，人民法院应当予以处理。同理，商标不予注册、被撤销或无效的决定、裁定等对于注册商标撤销或宣告无效前的使用行为是否具有溯及力，也应取决于注册商标权利人申请或使用商标是否具有恶意。即注册商标被撤销或宣告无效的，对于撤销或无效之前的商标注册权人的使用行为原则上没有溯及力，但因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。三、民行交叉案件中混淆误认的区别与判断被诉商标被撤销前的使用行为是否构成侵权，取决于两个方面的判断，一是被告主观上是否存在恶意；二是被告使用被诉标识的行为是否容易导致混淆误认。对于前者，行政授权确权诉讼和民事侵权诉讼的判断并无不同，该案中，被告与原告同处于江苏省，且生产、销售的产品为疗效近似的抗生素药品。在原告使用权利商标多年后，被告在基本相同的商品上申请注册并使用与权利商标近似的标识，且不能对采用“希能”作出合理的解释，故主观上可以认定存在恶意。但需要引起注意的是混淆误认的判断。有观点认为，在商标授权确权行政诉讼中，相关法院已经作出了被诉标识的注册容易与原告商标产生混淆误认的判断，故民事诉讼中应当作出相同的认定。但法院认为，行政授权确权案件与民事侵权诉讼中对混淆可能性的认定存在区别。前者应当考虑被异议商标核定使用的所有商品类别，只要在任一商品上存在混淆可能性，被异议商标便不应准予注册；后者则仅考虑被诉标识实际使用的商品类别。因此，行政授权确权案件中对于混淆误认的判断要严于侵权民事诉讼。即存在行政诉讼中认定存在混淆误认，但民事侵权诉讼中认定实际使用的商品不会与原告混淆误认的可能性。在该案中，被诉标识核定使用的商品包括医药制剂、人用药、针剂、片剂、水剂等，但实际使用的商品为“头孢丙烯干混悬剂”；故该案中不宜直接根据最高人民法院的再审判决认定被诉标识实际使用的商品也容易使相关公众产生混淆误认，在民事诉讼中仍应根据实际使用的情况判断被告的使用行为是否容易导致混淆误认。考虑到被诉标识与权利商标所使用的商品均为医药制剂类，属于相同商品，被诉标识与权利商标的发音相同，二者运用文字的方式和风格非常接近，而且涉及的商品属于药品，与人们的生命健康息息相关，在认定是否容易导致混淆误认时应当施加较为严格的标准。法院最终认定被告实际使用被诉标识的行为容易导致混淆误认，故被告的行为构成侵权。
司法审判原则一直是各国司法实践中的一个难点问题。正如德国哲学家莱布尼茨的那句话"世界上没有两片完全相同的树叶"，世界上也不存在丝毫不差的两起案件，但这些并不妨碍对案件事实进行归纳，找出相同类型的社会关系和法律事实从而适用相同的审判原则，最终获得相对的司法公正。 这样看来，公平适用司法审判原则的关键还在于法律人的主观能动性、相同的职业思维过滤以及相同的职业技能加工。今天实习律师小e从专利侵权的视角出发，进行了史上最全专利侵权判定相关法律原则整理，让我们一起来回顾一下这些纵横知识产权司法界的法律原则吧！一、全面覆盖原则 全面覆盖原则是专利侵权判定中的一个最基本原则，也是首要原则。 所谓全面覆盖原则（又称全部技术特征覆盖原则或字面侵权原则），是指被控侵权的产品或者方法（以下合称被控侵权物）的技术特征与专利的权利要求所记载的全部技术特征一一对应并且相同，或被控侵权物的技术特征在包含专利的权利要求所记载的全部技术特征的基础上，还增加了一些其他技术特征，则可认定存在侵权性质的行为。法律依据： 最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2001年通过，2013年和2015年分别进行了修正)第十七条第一款和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的第七条。缺点： 过分拘泥于权利要求的字面意思和范围常常不能为专利权人提供有效和充分的法律保护。二、等同原则 起源于美国，如今已经被美国、欧洲、日本、韩国等世界主要国家/地区普遍认同的等同原则是专利侵权判定中的一项重要原则，也是法院在判定专利侵权时适用最多的一个原则，有人说它是对全面覆盖原则的一种修正。 所谓等同原则，是指被控侵权物的技术特征虽与专利的权利要求所记载的全部必要技术特征有所不同，但若该不同是非实质性的，前者只不过是以与后者基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征，即等同特征，则仍可认定存在侵权性质的行为。法律依据： 《中华人民共和国专利法(2008修正)》第五十九条；《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条；《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条。缺点： 适用标准难以统一导致的权利滥用。 等同原则在专利侵权判定适用的过程中，首先要面对的问题是对比对象的确定,这个问题经历了从整体比对到逐个技术特征比对的过程。学界关于对比对象理论的两种主要观点分别为整体等同理论和全部技术特征理论。1．整体等同理论 整体等同理论是指在进行等同侵权判定时，看被控侵权物从整体上与专利技术方案整体是否等同。2．全部技术特征理论 全部技术特征也被称为逐一技术特征（element by element），侧重于对权利要求中每项技术要素进行比较分析。该理论认为独立权利要求中的全部技术特征都是不可忽略的，如果被控侵权物的某些要素与权利记载的相应技术特征有所不同，但它们的功能、手段和效果基本相同，则可被判定为等同侵权。 全部技术特征理论比整体等同理论更加严格，避免了由于对权利要求的扩大解释而导致不确定性，从而提升了等同侵权判定的可操作性。美国和EPC都采用技术特征等同理论。在我国的司法实践中有一例，“颅内血肿粉碎穿刺针”专利侵权纠纷案的第一审法院采用的整体等同原则，而二审法院对第一审法院的做法进行了纠正，采用了全部技术特征理论。三、禁止反悔原则 禁止反悔原则（estoppel）起源于英国的衡平法，后逐渐被普通法所吸收，成为诉讼等对抗性法律程序中当事人应予遵循的一项重要原则。 广义解释禁止反悔原则是指技术方案自公开之日起，无论在权利成立过程中还是权利成立后的权利维持、侵权诉讼，都不允许对其内容作前后矛盾的差别解释。狭义解释禁止反悔原则是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。 禁止反悔原则被认为是对等同原则的一种重要的限制，当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权，而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下，应当优先适用禁止反悔原则。法律依据： 2010年1月1日实行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条: 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。四、捐献原则 美国是最早适用捐献原则的国家，在经典案例“美国最高法院在1881年审理的Miller诉Brass公司案”中，专利权人在说明书中公开了两种灯的结构，但却只请求保护了其中的一种。十多年后，专利权人发现另一种结构反而更好，于是想通过再颁发程序寻求对该结构的保护。美国联邦最高法院没有支持专利权人的请求。该法院在判决中指出，“如果要求保护某一种装置，但对于从专利表面来看非常明显的其他装置没有要求保护，从法律上看，没有要求保护的就捐献给了公众，除非它及时请求再颁发并证明没有请求保护其他装置完全是出于疏忽、意外或错误。“法律依据： 2010年1月1日生效的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条：对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。缺点： 现阶段，由于法学理论和司法实践方面的双重欠缺，导致我国该原则的司法实践困难重重。五、先用权原则 先用权原则即先用抗辩权，源自于法律的公平原则。法律依据： 《专利法》六十九条：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权。 如今的专利侵权纠纷案件中，被控侵权方往往以先用权作为抗辩理由。所以对先用权原则的适用也有严格的条件。时间因素： 先用人开发成功的争议技术成果以及准备实施该技术成果的行为应在专利权人提出该专利的申请日之前。来源因素： 该争议技术成果应是自己独立研究开发或是通过其他合法途径所得。使用范围因素： 先用人对该技术成果的继续使用应是在原有的范围内进行，不得扩大使用的范围。所谓“原有的范围”，包括“使用”该系争技术成果的范围和为使用该系争技术成果而进行“必要准备”的范围两个部分。六、实施公知现有技术不侵权原则 实施公知现有技术不侵权原则即现有技术抗辩、公知技术抗辩权，是我国2008年修订专利法时新增加的制度。“现有技术”是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。 判断被控侵权技术是否“属于”现有技术时，一般采用类似专利授权中的新颖性判断原则。首先，要适用新颖性的单独对比原则，不允许将几项现有技术结合起来比对。如果一项现有技术与被控侵权技术完全一致，则现有技术抗辩成立。其次，如果被控侵权技术与现有技术存在差异，但差异仅仅是“惯用手段的直接置换（如螺栓换成螺钉）”或“所属技术领域的公知常识”等，也应认定现有技术抗辩成立。 现有技术抗辩的举证责任应由提出抗辩的一方当事人来承担。对于出版物公开，当事人须提供有明确出版时间的出版物；对使用公开，当事人可通过公证等方式来举证证明相关现有技术的技术特征及其公开时间。总之，抗辩人不但要证明现有技术特征与被控侵权技术特征相同，更要证明相关现有技术的公开时间在专利申请日之前。法律根据： 2008年修订的专利法 第六十二条： 在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。七、折衷原则 折衷原则是针对发明、实用新型专利权保护范围的解释原则。在理解和解释权利要求方法上或者说在专利权保护范围的确定方式上，世界上曾经有过两种具有代表性的作法，一种是以德国为代表的中心限定制，另一种是以英美为代表的周边限定制。中心限定制对社会公众有失公平，而周边限定制对专利权人的保护又不利，为了弥补上述两种方式的不足，世界上很多国家，包括曾采用中心限定制的德国和曾采用周边限定制的美国，已转向折衷原则。法律依据： 专利法第五十九条第一款：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第七条明确阐述了折衷原则：解释权利要求时，应当以权利要求记载的技术内容为准，根据说明书及附图、现有技术、专利对现有技术所做的贡献等因素合理确定专利权保护范围；既不能将专利权保护范围拘泥于权利要求书的字面含义,也不能将专利权保护范围扩展到所属技术领域的普通技术人员在专利申请日前通过阅读说明书及附图后需要经过创造性劳动才能联想到的内容。八、改劣发明原则 所谓改劣发明是指：“被控物以一个简单的技术特征来替换专利技术的个别必要技术特征，而将其它必要技术特征加以利用实施，大体上能实现专利技术的发明目的，但造成了专利技术方案在一定程度上的变劣，降低了其技术效果”。 在当今侵权方法日益多样化的趋势下，对改劣发明的理解和法律适用的明确是非常重要的。对于改劣发明是否构成侵权，美国和英国的态度截然相反，在我国专利法学理论与司法实践中也同样尚存争议、存在不同的观点。其中主张改劣发明不构成侵权的主要理由是：专利权人在申请专利时，都希望使自己的专利保护范围尽可能的大，同时又能顺利通过审查；或保证日后专利权不会被宣布无效。一般专利权人都会将效果好的技术方案写进权利要求，而放弃效果差的技术方案。但在侵权判定的时候，却又主张将专利权人放弃的效果差的技术方案给予法律保护，这显然是不合理的。再有，效果差的技术方案可以通过市场来进行淘汰，这应该适用的是市场的规律，而不能强行通过判定侵权对其进行禁止，这对社会公众也是不公平的。目前北京市高级人民法院出台的《专利侵权审判指南》给出了明确支持改劣发明不构成侵权的规定，显然至少在北京地区，该项原则是适用的。法律依据： 2013年公布的北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第一百一十七条：被诉侵权技术方案省略权利要求中个别技术特征或者以简单或低级的技术特征替换权利要求中相应技术特征，舍弃或显著降低权利要求中与该技术特征对应的性能和效果从而形成变劣技术方案的，不构成侵犯专利权。接下来要介绍的多余指定原则和反向等同原则，一个正在远去，一个尚未到来！九、多余指定原则 最高院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》二次修改，将第十七条第一款专利权的保护范围由“必要技术特征及等同特征”修改为“全部技术特征及等同特征”，这不仅是与2009年颁布实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的第七条规定的全面覆盖原则一脉相承，也被认为是对司法实践中曾经使用过的多余指定原则的终结。 多余指定原则又称“排除非必要技术特征原则”，其基本含义是，在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时，将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征（即多余特征）略去，仅以独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围，判定被控侵权物（产品或方法）是否覆盖专利权保护范围的原则。如果被告的被控侵权物中不含有该项多余特征，仍可以认定被告侵权。 对于是否应在专利侵权判定中适用这一原则，世界各国意见不一。英国法院承认这一原则，但认为法院在适用这一原则时，必须衡量这项特征在权利要求中的作用，并且推定撰写人在权利要求中加进这项技术特征的用意。美国在历经多年的暧昧和摇摆后，终于在Hilton案中明确否定了这一原则。 目前在我国的专利司法审判中已经不再适用多余指定原则。因此，专利申请人在撰写发明专利和实用新型专利申请的权利要求书时，应依据在先技术的具体情况合理确定申请专利保护的范围，切忌为了获得较好的授权前景而将非必要技术特征写入独立权利要求。十、反向等同原则 反向等同原则又称为逆等同原则，该原则尚未在我国确立，但是随着科技与法律的发展，这个原则正逐渐受到法学理论和司法实践领域的重视。 所谓反向等同原则指的是当被控侵权物再现了专利权利要求中记载的全部技术特征时，如果被控侵权物与专利技术相比，已经发生了根本变化，是以与专利技术实质不同的方式、实现了与专利技术相同或基本相同的功能或效果，则不应被认定为侵权。 反向等同原则是在美国司法实践中确立起来的，最初见于美国最高法院判决的Westinghouse v.Boyden Power Brake Co.案。本案中，法院认为Boyden的装置已经为Westinghouse专利的字面范围所覆盖，但即便如此，法院拒绝判定侵权成立，“……被控侵权物即便不在权利要求的字面范围内，侵权指控仍然有可能成立，反过来也一样。专利权人可以证明被控侵权物落入了权利要求的字面范围，但如果被控侵权物在原理上已经发生了重大改变，使得专利权利要求的字面范围与专利权人的实际发明之间出现了脱节，那么被控侵权物就不在专利权的保护范围之内，没有侵犯专利权。”该表述也成为了反向等同原则最初的雏形。 以纳米技术为例，康奈尔大学的研究者所研发的一款“纳米吉他”，该款吉他的弦由激光拉制而成，大约只有100个原子的宽度，其可以产生高于人类听力所及频率十七倍的音色。如果在这之前存在一种普通的六弦乐器，其权利要求十分广泛，且并未限定器械的大小，则权利人很有可能宣称上述“纳米吉他”与其产品是等同的，换言之利用纳米技术的技术方案很可能与传统的同类技术方案形成字面等同。但是实际上这是完全不同的技术方案。纳米级的器械具有不可思议的微小尺寸，其电子结构、传导性能、灵敏程度、熔点以及机械性能等都显著区别于与其相同的在先产品。可见随着科技的进步，反向等同原则的适用也许并不遥远。参考：候典杰：《专利侵权判定的等同原则》，《科技创新与知识产权》2012年第11期。李艳新：《不适用于专利侵权判断的"多余指定原则》，载于《知识产权报》2012年6月29日。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》: http://baike.baidu.com/view/438900.htm《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》：http://baike.baidu.com/view/3121745.htm
一、基本案情北京君策九州科技有限公司（即本案被申请人）以无正当理由连续三年不使用为由，于2015年12月15日对福莱服饰有限公司（即本案申请人）注册的第8815851号“DISCOVERUW MEN’S UNDERWEAR及图”商标（以下称复审商标）向商标局提出撤销申请，请求撤销复审商标在第25类“内衣、防汗内衣、内裤、鞋、帽、袜”等全部核定商品上的注册。商标局经审查认为申请人提供的商标使用证据无效，复审商标予以撤销。申请人不服，依法向商标评审委员会提出复审。二、决定结果商标评审委员会经审理认为，复审商标被许可使用人温州探索进出口有限公司于2012年12月15日-2015年12月14日期间内对复审商标于中国在“男士内裤”商品上已实际投入生产经营，虽然该行为系贴牌加工，商品未在中国大陆市场流通，但是，该实际生产经营行为仍发生在中国大陆地区，这种行为实质上是在积极使用商标，符合修改前《商标法》第四十四条第（四）项注册商标连续三年停止使用撤销规定旨在鼓励和促使商标权人使用商标，避免商标资源闲置、浪费，保障商标制度良好运转的立法目的。故对复审商标在与“男士内裤”相同或类似的“内衣、防汗内衣、内裤”商品上的注册予以维持，在其余商品上的注册予以撤销。三、典型意义本案的焦点问题是贴牌加工的生产行为是否属于商标法所称商标的“使用”。商标评审委员会认为，注册商标连续三年停止使用撤销制度的立法目的旨在鼓励和促使商标权人使用商标，避免商标资源闲置、浪费，保障商标制度良好运转。就贴牌加工问题而言，虽然贴牌加工的商品并未在中国大陆市场流通，但是商品的生产加工行为发生在中国大陆，生产者将商标附着于商品的行为具有使之区分商品来源的真实意图。这种行为本身是对商标进行积极使用的体现，对这种行为持鼓励态度符合上述立法目的。反之，若不认定此类使用行为的效力而撤销商标注册，则易使生产者的正常经营活动因对外贸易、海关政策而受阻，不利于社会生产秩序的稳定，也不利于商标注册制度的有序运转。故本案中，商标评审委员会认为申请人提交的使用证据有效，复审商标在相应商品及类似商品上予以维持注册。 来源：商评委网站
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